It will take KIPO the shortest time in the world to “evaluate trademarks and designs” in 2017

Shin Seon-mi Sep 10, 2013

The Korea Intellectual Property Office (KIPO) will reduce the time it takes to evaluate trademarks and designs to the shortest level in the world by 2017.

KIPO announced the ‘plan to improve the quality of trademark and design evaluation’ on September 9, and said it would reduce the evaluation time for trademarks to 3 months and that for design to 5 months to support the marketing activities support of enterprises and shorten the wait time.

As of 2012, in Korea, it takes 8.9 months to evaluate trademarks as compared to 3.2 months (US) and 8.9 months (Japan), whereas it takes 8.8 months to evaluate designs as compared to 3.0 months (China) and 6.3 months (Japan).

Last May, KIPO amended the Design Protection Act for the first time in 23 years, and is planning to amend the Trademark Act by the end of this year in order to have the shortest evaluation time in the world. The evaluation method will also be changed to the positive method.

KIPO will reinforce positive evaluation so that the trademarks that enterprises are actually using and want to use will be actively protected as rights. In Korea, KIPO evaluated simple and merely descriptive trademarks, which indicate product characteristics (efficacy, producing area, usage, etc.), more strictly than foreign countries, and reject good trademarks desired by enterprises on many occasions. For example, ‘HOTMAIL’ and ‘prorelax’ were registered as trademarks in the US, Europe and Japan, but Korea rejected them and they were not recognized as trademark.

KIPO will actively register that will not hurt fair competition among competitors, and actively register simple and merely descriptive trademarks that enterprises are actually using by alleviating the requirement of distinctiveness acquired through use, and thus support the brand management activities of enterprises.

To promote development of creative brand and design, KIPO will prevent imitative trademarks and designs, and reinforce creative evaluation as well. If an employee applies for a trademark right for a brand the company is developing earlier than the company, the regulation for rejecting trademark or design applications violating the principle of good faith will be established. KIPO examiners can investigate and reject designs imitating famous characters like ‘Pororo,’ or products imitating others’ creative trademark or the names of entertainers or broadcasting programs ex officio even if the rightful persons do not provide information or raise objections.

To enhance the convenience of applicants, KIPO will introduce the Agreement of Trademark Coexistence system that respects the free will of enterprises. According to this system, if the person who registered a trademark first agrees to coexistence as there is no actual competition even though trademarks are similar, the trademark will be registered. This system is implemented in 44 countries including the US and Europe.

Even though trademark samples or design drawings have errors, the scope of correction will be extended so that applicants can easily make corrections. Even though design registration is rejected, if it can be taken care of by simple corrections to the entries in the application form, such as names of items, it can be quickly registered through re-evaluation without making any adjudication request.

Kim Yeong-min, Commissioner of the Korea Intellectual Property Office, said “I hope that this improvement will support the marketing activities of enterprises to a greater extent, and enhance their competitiveness by developing creative brands and designs.”

Shin Seon-mi | smshin@etnews.com

특허청 "2017년까지 상표?디자인 세계 최단기간 내 심사"

특허청이 오는 2017년까지 상표?디자인 심사처리 기간을 세계에서 가장 빠른 수준으로 단축한다.

특허청은 9일 `상표?디자인 심사 품질 제고 추진 계획`을 발표하고, 기업의 마케팅 활동 지원과 조기 권리화를 위해 2017년까지 상표는 3개월, 디자인은 5개월 이내로 심사 기간을 단축한다고 밝혔다.

우리나라 상표 심사 처리기간은 2012년 기준으로 8.9개월로, 미국(3.2개월)과 일본(8.9개월)에 비해 크게 뒤처진다. 디자인 심사 처리기간도 8.8개월로 중국(3.0개월)과 일본(6.3개월)보다 심사 처리 기간이 늦다.

특허청은 지난 5월 디자인보호법을 23년만에 전부 개정한 데 이어 상표법도 연내 전부 개정을 추진해 심사 처리 기간을 세계 최고 수준으로 단축할 방침이다. 심사 방식도 포지티브 방식으로 전환된다.

기업이 실제 사용하고 있고, 사용하기를 원하는 상표를 권리로서 적극적으로 보호받을 수 있도록 포티지브 심사를 강화한다. 그간 우리나라는 외국에 비해서 간단하거나 상품 특성(효능, 산지, 용도 등)을 나타내는 성질 표시적 상표는 엄격하게 심사해 기업이 사용하기 원하는 좋은 상표를 거절하는 경우가 많았다. 예를 들어 `HOTMAIL` `prorelax` 등은 미국, 유럽, 일본에서 모두 상표로 등록됐으나 우리나라는 거절해 상표로 인정받지 못했다.

특허청은 경쟁업자 간에 공정한 경쟁을 해치지 않는 상표는 적극적으로 등록시키고, 기업이 실제 사용 중인 상표는 간단하고 성질 표시적 상표라도 사용에 의한 식별성 요건을 완화해 적극 등록시켜줌으로써 기업의 브랜드 관리활동을 지원할 방침이다.

창의적인 브랜드 및 디자인 개발을 촉진하기 위해 모방 출원을 방지하고, 창작적 심사도 강화한다. 가령 회사가 개발 중인 브랜드를 종업원이 먼저 상표출원하면 신의칙에 위반한 출원에 대해 거절할 수 있도록 근거 규정을 마련한다. `뽀로로` 등 유명 캐릭터를 모방한 디자인이나 타인의 독창적인 상표, 연예인이나 방송 프로그램 명칭 등을 모방한 상품은 정당한 권리자의 정보제공이나 이의 신청 없이도 심사관이 직권으로 조사해 거절하도록 했다.

출원인 편의성을 높이기 위해 기업의 자유로운 의사를 존중하는 상표 공존동의제도를 도입한다. 이 제도는 상표가 유사하더라도 실질적인 경쟁업체 관계가 없어 선등록권자가 공존 동의를 해주면 등록시켜주는 제도로, 현재 미국과 유럽 등 44개국이 운영 중이다.

상표견본이나 디자인 도면 등 서류 작성이 잘못되더라도 출원인이 쉽게 보정할 수 있도록 보정 범위를 확대한다. 디자인 등록이 거절된 경우라도 물품명칭 등 출원서 기재사항 보정으로 해소가 가능하면 심판청구를 하지 않고 재심사 청구로 신속하게 등록받을 수 있도록 제도를 개선한다.

김영민 특허청장은 “이번 제도 개선으로 기업의 마케팅 활동을 보다 적극적으로 지원하고, 창의적인 브랜드 및 디자인 개발로 기업이 경쟁력을 높일 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

신선미기자 | smshin@etnews.com

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